一、案情

該案訴爭商標(biāo)為第18825482號“GPES”商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)利人為濟(jì)南科瑞佳保溫科技有限公司（下稱科瑞佳公司），申請日為2016年1月7日，核定使用在第17類“保溫用非導(dǎo)熱材料”等商品上。

山東省建筑科學(xué)研究院有限公司（下稱山東建科院公司）針對訴爭商標(biāo)向國家知識產(chǎn)權(quán)局提起無效宣告請求，主張?jiān)V爭商標(biāo)來自于山東建科院公司與訴爭商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前的權(quán)利人濟(jì)南匯泉德泰新型建材有限公司（下稱匯泉德泰公司）共有的專利名稱為“GPES硬質(zhì)泡沫復(fù)合塑料保溫板及其制造辦法”的發(fā)明專利，“GPES”項(xiàng)目在訴爭商標(biāo)申請日前已具有一定知名度。由于在開發(fā)過程中山東建科院公司授權(quán)科瑞佳公司為“GPES”產(chǎn)品指定生產(chǎn)商，同時(shí)約定科瑞佳公司不得私自生產(chǎn)和銷售雙方共同研發(fā)的產(chǎn)品，因此訴爭商標(biāo)的申請注冊已構(gòu)成《中華人民共和國商標(biāo)法》（下稱《商標(biāo)法》）第十五條第二款規(guī)定的“除代理、代表關(guān)系以外的其他關(guān)系而明知申請人商標(biāo)存在而注冊爭議商標(biāo)的關(guān)系”的情形。

國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定，訴爭商標(biāo)作為未注冊商標(biāo)使用在保溫板商品上，相關(guān)權(quán)利應(yīng)由山東建科院公司與原權(quán)利人匯泉德泰公司共同享有，雙方在未形成合意的情形下，其中一方以自己的名義將與他人共同的商標(biāo)注冊在與之類似或具有關(guān)聯(lián)性的保溫用非導(dǎo)熱材料等商品上，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所指情形。

科瑞佳公司不服被訴裁定，起訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院[1]。

二、審判

一審法院認(rèn)為，“GPES”在訴爭商標(biāo)申請日之前已作為未注冊商標(biāo)使用在保溫板商品及相關(guān)證明文件上，原山東省建筑科學(xué)研究院（下稱原山東建科院）系該合法權(quán)益的共同擁有人，其他主體在未經(jīng)許可的情況下擅自將其申請注冊為商標(biāo)，已違反《商標(biāo)法》第十五條第二款之規(guī)定。

科瑞佳公司不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院[2]。

二審階段另查明以下情況：

1.山東建科院公司曾以山東建科中心（下稱甲方）的名義與匯泉德泰公司（下稱乙方）簽訂《技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議》，約定雙方共同成立建筑節(jié)能科技開發(fā)中心，甲方主導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化，乙方負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)。山東建科中心曾與匯泉德泰公司、案外人簽訂《合作協(xié)議》，授權(quán)匯泉德泰公司生產(chǎn)GPES硬質(zhì)泡沫復(fù)合塑料保溫板。

2.“GPES硬質(zhì)泡沫復(fù)合塑料保溫板及其制造方法”發(fā)明專利的發(fā)明人為孫某以及科瑞佳公司法定代表人、實(shí)際控制人呂某，專利權(quán)人為山東建科院公司和匯泉德泰公司。

3.山東建科院公司和匯泉德泰公司曾針對案外人銷售假冒“GPES”產(chǎn)品的行為發(fā)布公開聲明，稱匯泉德泰公司持有訴爭商標(biāo)，雙方共同擁有相關(guān)專利。

二審法院認(rèn)為，山東建科院公司曾通過山東建科中心與匯泉德泰公司在GPES硬質(zhì)泡沫復(fù)合塑料保溫板生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)方面存在合作關(guān)系，且就上述專利共同享有權(quán)益。但在合作中并未對訴爭商標(biāo)的申請注冊進(jìn)行約定，且山東建科院公司不存在授權(quán)匯泉德泰公司使用訴爭商標(biāo)的在先行為，在案證據(jù)能夠證明匯泉德泰公司注冊使用訴爭商標(biāo)不存在惡意。山東建科院公司針對訴爭商標(biāo)提起無效宣告的情況，表明雙方并未對訴爭商標(biāo)的利用方式達(dá)成一致意見，但基于雙方曾就訴爭商標(biāo)共同對外維權(quán)的事實(shí)，訴爭商標(biāo)被無效宣告將對涉案專利的推廣應(yīng)用帶來諸多困難，也會給案外人的不正當(dāng)搶注行為留下可乘之機(jī)。因此，訴爭商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所指情形，但二審判決同時(shí)強(qiáng)調(diào)不能推導(dǎo)出科瑞佳公司單獨(dú)享有訴爭商標(biāo)注冊商標(biāo)專用權(quán)的結(jié)論。

三、重點(diǎn)探析

本案事實(shí)存在諸多特殊之處，如涉案雙方曾存在技術(shù)開發(fā)合作關(guān)系、訴爭商標(biāo)系上述合作開發(fā)的產(chǎn)品及專利名稱，且上述專利目前共同歸屬于雙方所有等。下文將結(jié)合《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的及要件、本案在先使用未注冊商標(biāo)的權(quán)屬情況以及二審裁判理由分析進(jìn)行具體探析。

（一）《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的及要件

2001年《商標(biāo)法》修訂的過程中，為了履行國際公約義務(wù)的要求，應(yīng)對司法實(shí)踐中日益增加的商標(biāo)惡意搶注情況，參照《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》[3]（下稱巴黎公約）第六條第七項(xiàng)的內(nèi)容增設(shè)了《商標(biāo)法》第十五條有關(guān)代理人或代表人搶注商標(biāo)的條款[4]。2013年《商標(biāo)法》進(jìn)一步修改中又增設(shè)了第二款，將代理、代表關(guān)系的搶注行為擴(kuò)大至具有合同、業(yè)務(wù)關(guān)系或其他關(guān)系。整體來看，《商標(biāo)法》第十五條是落實(shí)我國商標(biāo)法制度誠實(shí)信用原則的具體條款之一，規(guī)制具有代理、代表關(guān)系的主體明知他人在先使用未注冊商標(biāo)而進(jìn)行的搶注行為，第二款將其他與代理、代表關(guān)系相當(dāng)?shù)奶囟P(guān)系主體或代理、代表關(guān)系衍生出的特定關(guān)系主體也納入規(guī)制范圍。

認(rèn)定構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款的必需要件有二，一是規(guī)制“特定關(guān)系”主體。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十六條[5]對于第十五條第二款“特定關(guān)系”的范圍進(jìn)行了列舉，但并非窮盡，司法實(shí)踐中也結(jié)合個案對于“特定關(guān)系”的范圍進(jìn)行了具體認(rèn)定。除了司法解釋規(guī)定的商標(biāo)申請人與在先使用人之間的合同關(guān)系、業(yè)務(wù)往來關(guān)系、親屬關(guān)系、勞動關(guān)系等直接關(guān)系之外，還可能在關(guān)系鏈條中間加入別的環(huán)節(jié)，如商標(biāo)申請人關(guān)聯(lián)公司或法定代表人的親屬、業(yè)務(wù)往來方等。無論是具有特定關(guān)系的商標(biāo)申請人搶注，還是商標(biāo)申請人通過與其他主體的惡意串通進(jìn)行搶注，實(shí)質(zhì)上都是背棄了其與在先使用人之間的契約義務(wù)或善良道德，達(dá)到不勞而獲的目的[6]。二是存在一個“在先使用未注冊商標(biāo)”。我國《商標(biāo)法》對于未注冊商標(biāo)的保護(hù)框架由第十三條第二款，第十五條第一款、第二款，第三十二條后半段共同構(gòu)成，上述條款調(diào)整不同情形下針對在先使用但未注冊商標(biāo)的搶注行為，所對應(yīng)的主體范圍與其保護(hù)程度相關(guān)[7]。對于《商標(biāo)法》第十五條規(guī)制的“在先使用未注冊商標(biāo)”的保護(hù)程度應(yīng)當(dāng)結(jié)合整體立法框架理解?！渡虡?biāo)法》第十三條涉及馳名商標(biāo)的保護(hù)，故可以對抗非特定主體的搶注行為?！渡虡?biāo)法》第三十二條后半段可以對抗一定范圍內(nèi)，即在先使用商標(biāo)“有一定影響”范圍內(nèi)的非特定主體。而《商標(biāo)法》第十五條針對的是代理人、代表人或其他特定關(guān)系人，較其他條款規(guī)制的主體范圍更小，故對于“在先使用未注冊商標(biāo)”的使用情況及知名度要求較其他條款更低。

除上述必需要件外，《商標(biāo)法》第十五條在適用時(shí)還需查明“在先使用未注冊商標(biāo)”的權(quán)屬問題。巴黎公約第六條之七主題是“未經(jīng)所有人授權(quán)而以代理人或代表人名義注冊”，其中第（1）項(xiàng)也規(guī)定了例外情況“除非該代理人或代表人證明其行為是正當(dāng)?shù)摹薄，F(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條雖然沒有對應(yīng)巴黎公約關(guān)于“被代理人或者被代表人能夠證明自己的行為正當(dāng)”的除外內(nèi)容，但其中的“未經(jīng)授權(quán)”的要求即隱含了查明在先商標(biāo)的歸屬是審查代理人、代表人以及其他特定關(guān)系人是否構(gòu)成搶注的前提條件[8]?！渡虡?biāo)法》第十五條第一款具有巴黎公約的來源，第二款是為了有效遏制各種商業(yè)關(guān)系下?lián)屪⑿袨榈亩档自O(shè)置，故第十五條兩款均應(yīng)將“在先使用未注冊商標(biāo)”的權(quán)屬明確不屬于商標(biāo)注冊人作為要件之一，并將具有合理權(quán)利來源的主體排除在外。

（二）本案在先使用未注冊商標(biāo)的權(quán)屬情況

回顧“GPES”商標(biāo)無效宣告一案，訴爭商標(biāo)“GPES”最早是作為一種特殊保溫材料的名稱以及制作該材料的工藝由山東建科公司相關(guān)主體山東建科中心與匯泉德泰公司共同開發(fā)，開發(fā)協(xié)議中約定了山東建科中心主導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化，匯泉德泰公司組織生產(chǎn)。“GPES”專利權(quán)由山東建科院公司和匯泉德泰公司共有，發(fā)明人中包括科瑞佳公司的法定代表人兼實(shí)際控制人。匯泉德泰公司申請注冊訴爭商標(biāo)后，轉(zhuǎn)讓至科瑞佳公司。

結(jié)合本案事實(shí)情況，訴爭商標(biāo)原申請注冊人匯泉德泰公司與山東建科院公司及其相關(guān)主體山東建科中心之間通過簽訂協(xié)議的方式共同開發(fā)“GPES”技術(shù)。雖然協(xié)議約定了雙方的分工，但考慮到“GPES”專利的發(fā)明人包括科瑞佳公司的法定代表人、雙方曾就仿冒行為向外共同維權(quán)等情況，雙方實(shí)際為合作關(guān)系，并非是山東建科院公司開發(fā)專利并授權(quán)匯泉德泰公司實(shí)施的關(guān)系。另外，涉案專利系一種保溫材料及其制作方法，制成產(chǎn)品并推廣進(jìn)入市場是其最終目的。通常來講，保溫材料的制作需要較為復(fù)雜的流程及設(shè)備，并經(jīng)過實(shí)地測試才能完成。山東建科院公司的前身原山東建科院是一所科研單位，其完全獨(dú)立開發(fā)、制備、推廣應(yīng)用涉案專利的可能性較小，匯泉德泰公司作為合作方參與其中具有合理性，也符合當(dāng)下校企合作實(shí)現(xiàn)科研成果轉(zhuǎn)化的市場實(shí)踐情況。因此，從本案事實(shí)情況來看，訴爭商標(biāo)申請人匯泉德泰公司系“GPES”保溫材料及技術(shù)的共同開發(fā)利用方之一，上述未注冊商標(biāo)的權(quán)益并非單獨(dú)由山東建科院公司享有，因此不能排除匯泉德泰公司對于“GPES”享有權(quán)益。

與本案中雙方合作關(guān)系明顯不同的是“頭孢西林”商標(biāo)無效案件中的獨(dú)家銷售的專銷關(guān)系[9]。該案涉案雙方簽署的《專銷協(xié)議書》雖然約定了雙方共同使用“頭孢西林”商品名稱，但是行政審批的證據(jù)顯示僅有一方原始取得了“頭孢西林”特有藥品名稱的權(quán)利。另一方宣傳和使用“頭孢西林”的行為只是履行協(xié)議約定，雖然客觀上也加強(qiáng)了“頭孢西林”的標(biāo)識作用，但從未因此改變該商品名稱的權(quán)利歸屬。因此，該案情況不同于本案中雙方共同開發(fā)、共同實(shí)施的合作關(guān)系。

（三）二審裁判理由分析

二審法院認(rèn)為，將訴爭商標(biāo)宣告無效會給涉案專利的推廣帶來困難，認(rèn)定訴爭商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款?？梢钥闯觯彽牟门薪Y(jié)論考慮了前文分析的適用《商標(biāo)法》第十五條時(shí)應(yīng)審查的“在先使用未注冊商標(biāo)”權(quán)屬情況，也考慮了“GPES”產(chǎn)品、專利及商標(biāo)后續(xù)推廣使用情況。

本案的事實(shí)情況具有一定特殊性，山東建科院公司與匯泉德泰公司均對“在先使用未注冊商標(biāo)”“GPES”享有權(quán)利，而僅匯泉德泰公司在后申請商標(biāo)注冊?！癎PES”作為一種推廣階段的專利，其影響力及知名度有限，不足以達(dá)到《商標(biāo)法》第三十二條“在先使用并有一定知名度”商標(biāo)的保護(hù)程度，也尚未成為某一種材料的通用名稱，因此山東建科院公司提出的《商標(biāo)法》第十一條、第三十二條的無效宣告理由，在行政階段就未能得到支持，訴訟階段選擇以《商標(biāo)法》第十五條第二款作為請求理由，最終也未獲支持。結(jié)合本案二審認(rèn)定不構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款的情況，可以總結(jié)出適用第十五條第二款需要注意的問題：

一是以商標(biāo)權(quán)屬明確作為適用基礎(chǔ)。《商標(biāo)法》第十五條的立法目的是為了維護(hù)商業(yè)交易中的誠實(shí)信用原則以及交易安全。未注冊商標(biāo)的權(quán)益作為一種特殊的商標(biāo)權(quán)，屬于私權(quán)的范疇。一般情況下，只有在商標(biāo)注冊人不享有相關(guān)權(quán)益，且又具備《商標(biāo)法》第十五條第一款、第二款所分別規(guī)制的商業(yè)關(guān)系時(shí)，才可能構(gòu)成上述條款。本案中，雙方的協(xié)議證據(jù)屬于雙方約定，能夠證明雙方合作開發(fā)“GPES”情況，共同對外維權(quán)的材料也可以佐證，山東建科院公司未進(jìn)一步證明其獨(dú)立享“GPES”的權(quán)利，雙方對于未注冊商標(biāo)權(quán)益的產(chǎn)生均有貢獻(xiàn)，因此不足以認(rèn)定訴爭商標(biāo)申請日之時(shí)匯泉德泰公司不享有未注冊商標(biāo)權(quán)益。

二是以存在搶注惡意作為審查關(guān)鍵。商標(biāo)注冊取得制度是我國《商標(biāo)法》建構(gòu)的制度基礎(chǔ)，有利于保證商標(biāo)狀態(tài)的穩(wěn)定，也有益于提升商標(biāo)行政管理效率。但由于商標(biāo)注冊憑借自愿申請，惡意搶注難題隨之而來[10]。《商標(biāo)法》第十五條第二款作為規(guī)制特定關(guān)系人惡意搶注行為的具體條款，旨在強(qiáng)調(diào)基于特定關(guān)系的存在而掌握商標(biāo)使用情況、存續(xù)情況的主觀明知狀態(tài)，以搶注行為來牟取暴利，打破市場的誠信經(jīng)營。而在本案中，雖然雙方未對是否注冊商標(biāo)形成統(tǒng)一意見，兩審判決中也尚無法了解“GPES”專利目前的使用轉(zhuǎn)化情況及雙方合作情況，但從未來進(jìn)一步推進(jìn)涉案專利實(shí)施的角度來考慮，越早享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，意味著更加全面的保護(hù)。雙方并非完全排斥商標(biāo)注冊行為，只是對于商標(biāo)的權(quán)屬存在爭議。因此，難以認(rèn)定商標(biāo)注冊人匯泉德泰公司存在惡意搶注的主觀故意。

最后，回歸本案爭議的實(shí)質(zhì)，二審裁判的要點(diǎn)不僅在于本案事實(shí)情況不滿足《商標(biāo)法》第十五條第二款的構(gòu)成要件，也考慮了商標(biāo)無效程序的時(shí)間成本以及本案訴爭商標(biāo)無效后被惡意主體搶注的可能。對于“GPES”這種與前沿技術(shù)相關(guān)的商標(biāo)來說，漫長的無效程序及無效后的搶注風(fēng)險(xiǎn)極易減損其所蘊(yùn)含的商業(yè)價(jià)值。本案裁判結(jié)論兼顧了法律效果和社會效果，也為雙方后續(xù)解決權(quán)屬爭議留足了空間。

注釋

[1]北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2021）京73行初5800號行政判決書.

[2]北京市高級人民法院（2023）京行終930號行政判決書.

[3]《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（1979年10月2日修正）.

[4]張今，盧結(jié)華.商標(biāo)法第十五條的價(jià)值定位和適用規(guī)則研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2020（2）.

[5]最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十六條規(guī)定，以下情形可以認(rèn)定為商標(biāo)法第十五條第二款中規(guī)定的“其他關(guān)系”：(一)商標(biāo)申請人與在先使用人之間具有親屬關(guān)系；(二)商標(biāo)申請人與在先使用人之間具有勞動關(guān)系；(三)商標(biāo)申請人與在先使用人營業(yè)地址鄰近；(四)商標(biāo)申請人與在先使用人曾就達(dá)成代理、代表關(guān)系進(jìn)行過磋商，但未形成代理、代表關(guān)系;(五)商標(biāo)申請人與在先使用人曾就達(dá)成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系進(jìn)行過磋商，但未達(dá)成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系.

[6]唐蕾.商標(biāo)法第十五條的理解和適用——以聚豐園商標(biāo)無效宣告案為例[J].中華商標(biāo)，2023（1）.

[7]周麗婷.商標(biāo)法第十五條第二款的司法認(rèn)定[J].法律適用（司法案例），2018（12）.

[8]孔慶兵.商標(biāo)法第十五條的理解與司法認(rèn)定——評帕克無形資產(chǎn)有限責(zé)任公司訴商標(biāo)評審委員會、太原市中泰偉業(yè)電子有限公司商標(biāo)爭議行政案[J].中華商標(biāo)，2018（4）.

[9]王艷芳.以商標(biāo)法第十五條規(guī)定的代理人、代表人的含義——最高人民法院提審重慶正通藥業(yè)有限公司、國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與四川華蜀動物藥業(yè)有限公司商標(biāo)行政糾紛案[N].人民法院報(bào)，2008-11-21：005.

[10]黃匯.中國商標(biāo)注冊取得權(quán)制度的體系化完善[J].法律科學(xué)（西北政法大學(xué)學(xué)報(bào)），2022（40）.